Marchio – Segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive – Capacità distintiva del segno acquistata capacità per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato – Tutela del cosiddetto “secondary meaning” – Estensione della tutela anche in caso di trasformazione di marchi originariamente deboli in marchi forti.
La tutela del cosiddetto “secondary meaning” si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l’ordinamento si trova a recepire il “fatto” dell’acquisizione successiva di una “distintività” attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno. Tale principio è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, onde va riconosciuta al marchio “originariamente” debole la stessa tutela accordata ai marchi “originariamente” forti e l’accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all’uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l’effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l’uso di mercato.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 10 novembre 2015 n. 22953

Marchio – Tutela del cosiddetto “secondary meaning” – Tutela prevista dall’articolo 47-bis del Rd n. 929 del 1942 – Portata della norma – Estensione ai segni distintivi antecedenti l’entrata in vigore dell’articolo 47 bis del Rd n. 929 del 1942.
La tutela del cosiddetto “secondary meaning”, prevista dall’articolo 47-bis del Rd 21 giugno 1942 n. 929, introdotto dal Dlgs 4 dicembre 1992 n. 480, si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l’ordinamento si trova a recepire il “fatto” della acquisizione successiva di una “distintività” attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno; tale tutela si estende anche ai segni distintivi anteriori alla sua entrata in vigore, in forza della norma transitoria di cui all’articolo 89, n. 2 del Dlgs citato, ma non può essere interpretata nel senso di una sanatoria comprendente profili di illegittimità di un marchio diversi dalla carenza di distintività, quali l’impiego come marchio di un cognome, non riconducibili alla nozione di “secondary meaning”.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 3 aprile 2009 n. 8119

Marchio – Tutela – Capacità distintiva derivante dal “secondary meaning” – Accertamento con riferimento alla fase temporale anteriore alla registrazione del marchio di cui si denuncia la contraffazione.
La capacità distintiva derivante dal “secondary meaning” ovvero dalla notorietà assunta per effetto dell’uso o del carattere internazionale del segno distintivo, deve essere accertata con riferimento alla fase temporale anteriore alla registrazione del marchio di cui si denuncia la contraffazione, non rilevando, al riguardo, la mera presenza del prodotto nel mercato, se non accompagnata dalla prova della rilevante diffusione e promozione dello stesso.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 16 aprile 2008 n. 10071

Marchio – Domanda di registrazione – Secondary meaning – Necessità di allegazione esplicita anche in via subordinata – Omissione – Mancato esame della questione – Vizio della decisione – Esclusione.
In tema di registrazione di marchi, il cosiddetto secondary meaning per poter essere dedotto ed esaminato, deve essere esplicitamente allegato, quanto meno in via subordinata, in quanto contraddice la domanda di registrazione; pertanto, qualora l’istante abbia chiesto la registrazione senza alludere, nemmeno attraverso l’esposizione della vicenda, a quella convalidazione di un segno non registrabile cui dà luogo il secondary meaning, non ricorre un vizio di omesso esame della relativa questione.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 9 novembre 2000 n. 14560

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-04-28/marchi-tutela-cosiddetto-secondary-meaning-153551.php?uuid=ACCa6RHD&cmpid=nlql