Proprietà industriale – Marchi e brevetti – Requisiti di novità e capacità distintiva – Decadenza per non uso – Prova testimoniale – Inammissibilità – Fattispecie.
Un marchio deve essere dotato dei requisiti della novità e capacità distintiva (sicché, nel caso di specie, il segno del noto scooter “Innocenti Lambretta” non potrebbe coesistere con il segno “Lambretta Innocenti”). Ma il ricorso per cassazione è inammissibile tutte le volte in cui il motivo di risolva in un’interpretazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi ammessi in sede d’appello, dunque in una censura di merito. (Nella fattispecie, la Suprema Corte conferma la decisione della Corte territoriale torinese, che aveva accolta la domanda riconvenzionale dichiarando la decadenza per non uso del marchio della società attrice, fin dal 2005, privo di alcuna menzione o pubblicità, e respingendo la prova testimoniale della società soccombente per genericità e irrilevanza).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20717
Proprietà industriale – Brevetti – Contraffazione – Interpretazione – Rivendicazioni – Disegni (articolo 52 c.p.i. Dlgs n. 30/2005) – Ammissibilità – Lucro cessante – Danno emergente – Prova – Vendita del prodotto contraffatto – Liquidazione del danno – Criterio della “royalty” (articolo 125 c.p.i.) – Fattispecie.
In tema di regole sulla descrizione del brevetto e delle caratteristiche di un prodotto, può procedersi all’interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni, poiché esse devono essere interpretate alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dunque anche dai disegni, che sono espressamente richiamati dall’articolo 52, comma 2, c.p.i. (Dlgs n. 30/2005). Pur in assenza di un danno emergente, l’attività illecita contraffattiva posta in essere dal concorrente sussiste sotto il profilo del lucro cessante essendo sufficiente la prova dell’avvenuta vendita del prodotto contraffatto, non trovando alcun riscontro la tesi secondo cui l’esibizione delle scritture contabili può essere disposta ai soli fini della liquidazione di un danno già provato nell’an e non anche ai fini della prova della sussistenza di un danno. Nell’accertata impossibilità di determinare l’ammontare degli utili conseguiti dal contraffattore, può procedersi alla liquidazione del lucro cessante secondo il criterio della royalty, come previsto dall’articolo 125, comma 2, c.p.i. (Nel caso di specie, la causa verteva intorno a due brevetti, entrambi ritenuti ugualmente validi dalla Corte, relativi a porte a pannello scorrevoli che anziché arrotolarsi si disponevano orizzontalmente su un rullo, con originali soluzioni tecniche adottate per evitare di pizzicarsi le dita, applicati a prodotti commercializzati anche in pretesa contraffazione di brevetto, con riconoscimento della sussistenza del danno e della sua liquidazione, pur in assenza della prova di un danno emergente e dell’ammontare degli utili conseguiti dal contraffattore).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20716
Proprietà industriale – Marchio comunitario (articolo 51 reg. 40/94/CE) – Richieste plurime di registrazione al solo fine di ostacolare un concorrente – Mancato uso del segno – Malafede (sentenza CGUE 11.06.2009, Lindt) – Fattispecie.
L’intenzione di impedire a un terzo di commercializzare un prodotto, in talune circostanze, può caratterizzare la malafede del richiedente e ciò si verifica in particolare qualora quest’ultimo abbia fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire l’accesso di altri nel mercato. In applicazione di principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia caso “Lindt” del 2009, la consapevolezza dell’uso in uno Stato membro non è di per sé sufficiente per affermare la malafede di chi richieda la registrazione del marchio ma prevede il concorso di altre circostanze riferite all’intenzione del richiedente, quali quella di impedire al terzo di usare il marchio piuttosto che usarlo egli stesso (CGUE 11.06.2009, Lindt). (Il caso di specie vedeva contrapposte due aziende dal nome assai simile, una s.p.a. contro una s.r.l., che si contendevano il marchio di una nota valigeria a rotelle, gestite da fratelli in concorrenza tra di loro, l’uno sul mercato in prevalenza italiano, l’altro spagnolo, dei quali l’uno aveva provveduto a richiedere la registrazione del marchio in 41 Paesi nel mondo, oltre la Cina, al solo fine di impedire l’utilizzazione del segno da parte dell’altro ostacolandolo).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2017 n. 20715
Proprietà industriale – Brevetto di marchio – Cessazione dell’uso effettivo – Decadenza per mancato uso triennale (articolo 42 Rd n. 929/1942 nel testo anteriore al Dlgs n. 480/1992) – Nuovo deposito del marchio – Inefficacia – Fattispecie.
Il “rideposito” del brevetto, compiuto al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, di un marchio rimasto inutilizzato per tre anni ex articolo 42 Rd n. 929/1942 ratione temporis, effettuato al solo scopo di impedirne la decadenza, pur esprimendo la volontà di farne prima o poi uso, non è sufficiente a fare superare la sanzione della decadenza del marchio disposta dal legislatore – che è contrario alle riserve prolungate – quando il marchio sia già in uso o sia stato registrato da altri nel frattempo, non rilevando, a tale fine, la persistente notorietà del marchio né richiedendosi la perdita completa della sua capacità distintiva. (Nel caso di specie, la prolungata assenza di importazioni dal 1985 al 1988 da parte della società indiana titolare del marchio, dal 2002, di una nota marca di scooter faceva decadere l’uso del marchio “Lambretta” già in uso, nel frattempo, da parte di un’azienda olandese).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 marzo 2017 n. 7970
Proprietà industriale – Brevetti – Protezione del trovato – Limiti – Interpretazione della rivendicazione anche attraverso la descrizione – Ammissibilità.
Nel campo dei brevetti, tutte le volte in cui le sole rivendicazioni che caratterizzano il trovato non siano di per sé sufficienti a descriverlo chiaramente, i limiti della sua protezione possono individuarsi oltre che per mezzo di esse, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, c.p.i. (Dlgs n. 30/2005), secondo cui nell’interpretazione del brevetto va privilegiata la rivendicazione rispetto alla descrizione, anche attraverso la descrizione dello stesso brevetto.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 luglio 2016 n. 15705
Proprietà industriale – Brevetti – Invenzioni plurime – Rivendicazioni non autonomamente proteggibili – Nullità parziale – Ammissibilità.
Sebbene ogni domanda di brevetto debba avere ad oggetto una sola invenzione, potendo peraltro la domanda consistere in un complesso di più elementi inventivi oggetto di rivendicazioni plurime, qualora sia stata concessa la registrazione relativa a rivendicazioni prive dei requisiti di autonoma proteggibilità, è ammessa la nullità parziale del brevetto, che conserva la validità delle rivendicazioni concorrenti dotate dei requisiti di legge per essere brevettate, anche con riferimento a un brevetto di combinazione (articolo 79 Rd n. 1127/1939).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 marzo 2012 n. 4739