IL CASO LEGO T-515/19: UNA COSTRUZIONE (DI MATTONCINI) CHE SCRICCHIOLA

Nella causa Lego A/S contro EUIPO (T-515/19), il Tribunale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea  (il “Tribunale”) ha ritenuto proteggibile, ai sensi del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (“RDC”), il modello di “mattoncino” da costruzione giocattolo della Lego.

La sentenza qui commentata, qualora non cassata all’esito di una eventuale impugnazione, è potenzialmente destinata a cambiare il paradigma della protezione dei disegni e modelli nell’UE, in quanto amplia la portata della protezione concessa ai sistemi modulari.

Lo scrivente non si esprime sulla preferibilità di una maggiore o minore proteggibilità dei sistemi modulari non avendo al riguardo alcun dato empirico/economico, ma nutre dubbi sul percorso argomentativo del Tribunale per addivenire alle conclusioni della sentenza.

In particolare, la breve riflessione che segue vuole evidenziare le criticità insite nell’interpretazione data dal Tribunale in relazione all’art. 8 RDC.

Background

Il caso ha avuto origine da una domanda di dichiarazione di nullità di un modello comunitario depositato dalla Lego il 2 febbraio 2010, per i “mattoncini” di un set di costruzioni giocattolo (il “Modello Contestato”):

Domanda respinta dalla divisione di annullamento dell’EUIPO.

Sennonché, la terza commissione di ricorso dell’EUIPO (“BoA”), dinanzi alla quale è stata impugnata la decisione di annullamento, in accoglimento dell’avanzato ricorso, ha dichiarato nullo il Modello Contestato (la “Decisione Contestata”). Nella fattispecie, il BoA aveva ritenuto che al modello in questione si applicasse l’art. 8(1) RDC, in quanto tutte le caratteristiche dell’aspetto visivo del Modello Contestato erano dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto, per consentirne il montaggio e lo smontaggio con il resto dei mattoncini del set; pertanto il Modello Contestato non avrebbe potuto ottenere la chiesta protezione.

Dopodiché, la decisione del BoA viene appellata innanzi al Tribunale che, nella fattispecie, ha ritenuto, tra l’altro, che il BoA abbia commesso un errore di diritto nel riformare la decisione della Commissione di Annullamento dell’EUIPO e dichiarare la nullità del Modello Contestato. In particolare, il Tribunale ha eccepito che il BoA non abbia adeguatamente valutato se il Modello Contestato soddisfacesse o meno i requisiti dell’art. 8(3) RDC.

Il BoA, d’altronde, aveva in precedenza dedotto che l’art. 8(1) RDC (ritenuto applicabile al Modello Contestato) avrebbe non consentito alla Lego di avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 8(3) RDC (vedi §§ 23 – 26).

Nel merito della questione, il Tribunale adito ha condotto la sua analisi valutando l’applicabilità al Modello Contestato della norma di cui all’art. 8(1) e di quella di cui all’art. 8(2), concludendo che entrambe le disposizioni sono applicabili al Modello Contestato, con le relative giuridiche conseguenze.

Da queste conclusioni emergono tuttavia le criticità che di seguito si rappresentano.

Analisi

Prima di considerare gli argomenti che hanno portato il Tribunale alle proprie conclusioni, è opportuno esaminare brevemente il contesto giuridico in cui si inserisce la decisione.

Secondo l’articolo 8(1) del RDC “Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica “.

Disposizione, alla luce dell’ultima interpretazione data dalla CGUE, per cui: “[…] si deve dichiarare che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche, quand’anche esistano altri disegni o modelli che consentono di assicurare la medesima funzione ” (Doceram GmbH v CeramTec GmbH, C-395/16, EU:C:2018:172., § 31).

L’articolo 8(1) RDC intende perciò evitare che l’innovazione tecnologica possa essere intralciata riconoscendo a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione conferita dalla legislazione sui disegni e modelli, come afferma il considerando 10 RDC.

L’art. 8(2) CDR specifica e definisce ulteriormente la regola stabilita dall’Art. 8(1), prevedendo che le cc.dd. forme di interconnessione (caratterizzate da “must-fit features“) non sono ammissibili alla tutela. Com’è noto, questa regola è rivolta a promuovere l’interoperabilità delle parti, come pure afferma il considerando 10 del RDC.

In ultimo, il terzo paragrafo dell’Art.8 CDR prevede l’eccezione alla regola stabilita dall’Art. 8(2) (“In deroga al paragrafo 2 …”) ammettendo la proteggibilità dei disegni e modelli di interconnessione quando essi possono formare sistemi modulari.

In tale contesto giuridico, il Tribunale ha stabilito – in sintesi – che l’eccezione di cui all’art. 8(3) RDC si applica sia all’art 8(2) sia all’art. 8(1), a condizione che alcune condizioni particolari siano soddisfatte.

Questa conclusione è stata raggiunta attraverso il seguente percorso argomentativo:

– quando le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto sono state dettate solo da funzioni tecniche e nessuna rilevanza hanno assunto le considerazioni di ordine estetico si applica l’art. 8(1) RDC, e, quindi al prodotto incorporante il modello non può essere concessa alcuna protezione;

– quando – come nel caso del Modello Contestato – le caratteristiche dell’aspetto visivo del prodotto sono state dettate esclusivamente da ragioni tecniche e il prodotto deve essere riprodotto in quelle esatte dimensioni per consentirne la connessione con altri prodotti troverà applicazione l’Art. 8(2) RDC;

– ora, l’art. 8(2) RDC disciplina le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che, non solo non sono esclusivamente dettate dalla funzione tecnica, ma sono altresì influenzate da considerazioni di ordine estetico. È infatti vero, come afferma il Tribunale, che, se tutte le forme di interconnessione fossero dettate unicamente dalla funzione tecnica, non ci sarebbe stato bisogno che il legislatore avesse previsto la norma di cui all’art. 8(2), perché, in tal caso, l’art. 8(1) sarebbe stato sufficiente a disciplinare tale ipotesi (in quanto la funzione di interconnessione è, appunto, una funzione tecnica, riscontrabile in un rapporto di genere a specie).

– pertanto, secondo il Tribunale, alcune caratteristiche dei prodotti incorporanti un modello – cioè segnatamente quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che (i) permettono la connessione di quel prodotto a un altro prodotto, per il quale (ii) quella funzione di interconnessione è stata anche dettata da ragioni di ordine estetico – possono rientrare sia nell’ambito di applicazione dell’art. 8(1) (per le caratteristiche del prodotto dettate unicamente dalla funzione tecnica) sia nell’art. 8(2) (per le forme di interconnessione in cui anche l’aspetto visivo ha giocato un ruolo nella scelta delle caratteristiche di interconnessione).

Il Tribunale ha dunque ritenuto che, alla luce dei rilievi fattuali del BoA in merito alle peculiari caratteristiche dell’aspetto dei mattoncini da costruzione che la Lego intendeva registrare come modello, al Modello Contestato si applicassero entrambe le norme, art. 8(1) e 8(2).

Date queste premesse, ne conseguirebbe, secondo il Tribunale, che l’eccezione prevista dall’art. 8(3) sia applicabile non solo alle forme di interconnessione di cui all’art. 8(2), ma anche a quei prodotti incorporanti modelli sussumibili concorrentemente sotto gli artt. 8(1) e 8(2).

Ciò significherebbe che qualora le caratteristiche di un modello fossero dettate unicamente dalla loro funzione tecnica, come previsto dall’art. 8(1), ciò non vieterebbe di per sé l’applicazione dell’eccezione di cui all’art. 8(3) (come, invece, il BoA aveva ritenuto), nella misura in cui le suddette caratteristiche realizzino forme di interconnessione la cui struttura sia stata dettata anche da considerazioni di carattere estetico.

Diventa quindi chiaro come, per mezzo di questa ricostruzione, la portata dell’eccezione di cui all’art. 8(3) sia stata notevolmente ampliata dal Tribunale.

Tuttavia, a parere dello scrivente, il ragionamento del Tribunale presenta alcune criticità dal punto di vista sistematico e interpretativo.

Infatti, da una parte, le caratteristiche dell’aspetto visivo del modello che permettono la sua interconnessione con un altro modello rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 8(1) quando la funzione di interconnessione sia l’unico fattore che determina il suo aspetto; ciò perché l’art. 8(1) comprende le caratteristiche del prodotto dettate esclusivamente da funzioni tecniche, nessuna esclusa, per cui deve logicamente includere – si potrebbe dire come “sottoinsieme” – anche quelle caratteristiche che consentono le interconnessioni tra modelli, tali caratteristiche svolgendo appunto una funzione, nella specie, di interconnessione. La norma dell’art. 8(2) infatti è specificazione della norma di cui all’art. 8(2), pur se la sua portata non si arresta a questo aspetto, travalicandolo (come è stato osservato in dottrina).

Dall’altra parte, la norma dell’art. 8(2) si applica solo se sono integrati i due elementi, cioè quando: (i) le caratteristiche dell’aspetto del modello assolvono la funzione di interconnessione e (ii) le forme di interconnessione sono dettate – non solo dalla necessità che quel prodotto svolga la funzione tecnica – ma anche da valutazioni estetiche. Se così non fosse si perderebbe, infatti, la differenza di significato e di ambiti di applicabilità tra la norma dell’art. 8(1) e quella dell’art. 8(2).

Ne conseguirebbe che le caratteristiche di un prodotto incorporanti un modello possono rientrare logicamente solo nell’Art. 8(1) oppure – alternativamente – nell’Art. 8(2), a seconda delle caratteristiche possedute dal modello, ma non in entrambe: infatti l’applicazione dell’art. 8(1) sembra escludere l’applicazione dell’art. 8(2) perché la prima assorbe la seconda (o, detto diversamente, la seconda è specificazione della prima); e l’applicazione dell’art. 8(2) esclude quella dell’art. 8(1), perché l’art. 8(2) integra fattispecie i cui elementi costitutivi (i.e. la rilevanza del dato estetico) sono assenti nella seconda.

Pertanto, se le caratteristiche del prodotto sono state dettate esclusivamente da una funzione tecnica, troverà applicazione solo l’art. 8(1). In questo caso, ogni nuovo accertamento dovrebbe arrestarsi, essendo preclusa ogni ulteriore valutazione diretta all’accertamento (nella fattispecie concreta) della presenza di altri profili rispetto all’univoca destinazione funzionale di quella forma. Ritenere diversamente, come fa il Tribunale adito, rappresenterebbe, a parere dello scrivente, un salto logico e concettuale, acciocché il Modello Contestato (e, quindi, le caratteristiche dell’aspetto dettate unicamente dalla loro funzione tecnica) benefici dell’eccezione di cui all’Art. 8(3). In altre parole, nella ricostruzione del Tribunale, l’applicazione concorrente di entrambe le norme degli artt. 8(1) e 8(2) sembra servire l’intento, secondo chi scrive, di usare l’Art. 8(2) come “cavallo di Troia” per consentire l’eccezione di cui all’art. 8(3) anche nei casi che rientrerebbero esclusivamente nel cono applicativo dell’art. 8(1).

Il Tribunale motiva le sue conclusioni affermando (tra l’altro) che, ragionando diversamente, si frustrerebbe l’obiettivo di cui al considerando 11 del CDR, cioè l’incentivazione della produzione e commercializzazione dei sistemi modulari.

Prima facie, non sembra invece che l’interpretazione “restrittiva” suggerita (e applicata dal BoA nella Decisione Contestata) vanifichi la promozione dei prodotti modulari. La protezione dei sistemi modulari sarà infatti ancora possibile, ma con i criteri previsti dagli artt. 8(2) e 8(3), in assenza dell’assorbente ipotesi di cui all’art. 8(1).

Le conclusioni tendenzialmente restrittive dello scrivente potrebbero inferirsi anche da un approccio diverso, meno letterale o formale, ossia meno strettamente sillogistico o “cartesiano”; un approccio, cioè, che considerasse, nell’ordinamento di riferimento, il dato lato sensu ‘giuridico’ (nel senso di ius come contrapposto al ‘legale’, che richiama la lex, secondo l’insegnamento di de Nitto). Infatti, se è vero che non dalla regola si trae il diritto, quanto l’inverso (Paolo, Digesto 50.17.1.), nell’esperienza giuridica industrialista il principio di diritto enucleabile, in questo specifico settore, è il generale divieto di conferire protezione alle forme funzionali attraverso l’istituto del design. Di talché la norma che si allontana da tale principio – come l’art. 8(3) per i sistemi modulari – rappresenta l’eccezione e, come ogni eccezione, dovrebbe essere interpretata e applicata restrittivamente.

Vincenzo Vinciguerra,  professore (ac) di diritto industriale all’Università Cattolica di Roma, Weblegal law firm