Attenti alle definizioni: la circolare 11/E/2016 indica quali siano i disegni e i modelli giuridicamente tutelabili che possano usufruire del patent box. Un intervento più che opportuno, visto che spesso tali beni sono confusi con i «modelli di utilità», che rientrano invece nel variegato panorama dei brevetti.

Anche se ci sono elementi comuni ai disegni e ai modelli di utilità – entrambi rappresentano la forma di un prodotto – è utile rimarcarne i principali tratti di discontinuità, soprattutto sul piano dell’oggetto della tutela:

– i modelli di utilità proteggono le forme “funzionali tecniche” di un prodotto;

– i disegni e i modelli tutelano esclusivamente l’aspetto esteriore di un prodotto, senza che gli stessi debbano avere necessariamente un particolare pregio estetico.

Affinché i disegni e i modelli siano giuridicamente tutelabili è necessario che presentino determinati requisiti, quali la novità, l’individualità, la liceità, e inoltre che non abbiano una funzione tecnica. Un design si considera “nuovo” se non è stato diffuso o predivulgato anteriormente alla domanda di registrazione, e differisce da un disegno o modello antecedente a quello considerato in virtù di dettagli rilevanti. La caratteristica della “individualità” si ritiene sussistente quando il design suscita un’impressione generale diversa da qualsiasi altro design già noto. Relativamente alla liceità, tale requisito si riscontra quando il design non sia contrario all’ordine pubblico.

Un’ulteriore riflessione merita la differenza tra il design e il brevetto, nell’ambito del concetto di “novità”. Mentre per tutti i brevetti occorre che l’invenzione sia una novità assoluta, per il design è sufficiente che la novità sia percepita “da e nei” confronti di un pubblico qualificato. Inoltre, la durata della registrazione del design è di cinque anni dalla data di presentazione della domanda (circolare 11/E/2016, par. 4.1.4., lettera a), ed è prorogabile fino a 25. Per effetto della registrazione, il titolare del design acquista il diritto esclusivo di utilizzo e di vietarne l’uso a terzi.

Il design registrato potrebbe avere anche i requisiti di brevettabilità come modello di utilità. Il titolare, in taluni casi, si vedrà riconosciuto anche il brevetto per la funzionalità tecnica dell’oggetto, godendo quindi di una doppia protezione giuridica; se ciò è vero in punto di diritto, è peraltro doveroso sottolineare che a tutt’oggi il coordinamento tra le due forme di protezione non è ancora stato regolamentato.

Non trascurabile appare poi il contemporaneo impiego delle forme giuridiche di protezione (ammessa anche dalla circolare 11/E) del design e del diritto d’autore, sempreché sussistano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, n. 10), della legge 633/41: possono rientrare in questo specifico caso solo le «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Quindi restano esclusi i disegni impiegati solo per l’utilizzo industriale.

Tutto ciò deriva dalla normativa comunitaria, che si basa sul regolamento Ce n. 6/2002, posto a tutela sia delle opere registrate (depositate all’Uami), sia di quelle non registrate. Infine, va ricordato che la diversità di tutela tra le opere registrate e quelle meramente divulgate consiste nella loro durata: un triennio per il disegno o modello comunitario non registrato, e un quinquennio, prorogabile fino a 25 anni, per quello registrato.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-04-22/patent-box-confini-design-e-brevetti-145858.php?uuid=ACjHOaDD